【國際智財新知】
總編轉貼吳佳珍學姊對於"聯邦巡迴上訴法院確認永久禁制令的頒布須由專利權人舉證損失之因果關係"
提供給大家參考~
可由此篇了解禁制令方面的問題
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2013年11月18日，美國聯邦巡迴上訴法院在蘋果對三星尋求永久禁制令的上訴案中，確認必須由專利權人證實損失與系爭專利的侵權之間有因果關係，方可對侵權人頒布永久禁制令。
本案起源於2011年4月，蘋果控告三星侵害其發明專利（utility patent）及設計專利（design patent），以及因三星手機模仿蘋果的iPhone產品，稀釋了iPhone產品外觀（Trade dress）的識別性。經過2012年7月30日與2012年8月24的兩次審判後，陪審團認定三星的26項手機和平板產品侵害了蘋果的6項專利，並且有6項三星智慧型手機產品稀釋了蘋果產品的外觀識別性。
勝訴後的蘋果接著尋求法院頒布永久禁制令，要求三星不得進口或在美國銷售任何專利侵權和稀釋產品外觀的商品。但此要求在2012年12月17日被地方法院的Koh法官駁回，理由是蘋果無法證實三星的侵權與蘋果主張「不可回復的損失」之間有因果關係。
蘋果主張不可回復的損失為市場佔有率的下降，以及喪失了下游及未來的市場銷售，但Koh法官認為蘋果並沒有證明這些損失來自於本案系爭的專利。而在產品外觀的稀釋方面，由於三星已經停止銷售這些導致識別性稀釋的產品，也沒有證據證明三星有重新銷售這些產品的可能，故將永久禁制令的要求予以駁回。
蘋果不服地院判決，選擇上訴至聯邦巡迴上訴法院，指出地方法院不該在永久禁制令頒布與否的決定中，增加「損失必須由專利權人證明是被告的侵權所造成」此一要件。
本案之前，在美國有關於頒布禁制令的條件，是在經過eBay Inc. v. MercExchange一案後建立，確認專利侵權並不足以使法院頒布永久禁制令，尋求者還必須證明下諸四點：
1. 其已經受到不可回復的損失
2. 一般救濟〈例如金錢賠償〉不足以補償其損失
3. 權衡原告與被告所面對的困難後，給與衡平的救濟是正當的
4. 此永久禁制令的頒發不會造成公共利益的傷害
蘋果認為Koh法官的見解是為第一點「其已經受到不可回復的損失」加上了新的條件，也就是專利權人必須證明，其所受到得「不可回復的損失」是由被告的侵權所造成，而這增加了專利權人的舉證責任，因此向聯邦上訴巡迴法院提出上訴。
聯邦巡迴上訴法院指出，地院要求蘋果提出因果關係的證據是正確的。因為消費者購買侵權商品，若不是基於系爭專利帶來的功能而作出選擇，代表著此侵權行為沒有為專利權人帶來不可回復的損失。其道理在於：如果系爭專利帶來的功能沒有導致消費者對侵權商品產生需求，那麼將該商品侵權的部分除去也不會減少商品的銷售數量，可知專利權人商品銷售的損失與該侵權商品無關，則侵權行為自然不會帶給專利權人不可回復的損失。
聯邦巡迴上訴法院在蘋果主張之設計專利侵權和產品外觀稀釋上，同意地方法院駁回永久禁制令的見解；但是在發明專利上，聯邦巡迴上訴法院並不支持地方法院駁回永久禁制令的決定，要求地方法院撤回重審。理由是地方法院沒有考慮到專利權人的專家研究顯示，消費者會因發明專利中的功能而願付較高的價格此一證據，來決定是否頒布永久禁制令。
聯邦巡迴上訴法院將本案發回重審，代表了三星面對總額高約9.3億美金侵權賠償的同時，也須重新面對侵犯蘋果發明專利的產品不得在美銷售的可能。
本案雖是起於智慧型手機大廠蘋果和三星雙方的市場競爭，但此判決代表著永久禁制令的頒布趨於嚴苛，尤其商業競爭上成功或損失往往取決於多項複雜的因素，此一決定將增加日後所有尋求永久禁制令的專利權人之舉證負擔。而未來的專利權人該如何在變化多端的競爭市場中，找出侵權商品如何影響專利權人營收的證據，將成為所有欲尋求永久禁制令保護的專利權人一項新的課題。
從本案聯邦巡迴上訴法院的見解可看出，法院接受以消費者行為研究的方式，得到消費者願意支付較高價格的原因是來自於與專利所給予的功能此項證據，作為侵權行為與專利權人「不可回復的損失」之間因果關係的證明，可作為未來專利權人尋求永久禁制令時的參考。
http://tiipm.nccu.edu.tw/inter3/news.php?Sn=415
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